商业秘密归企业还是归员工
上海BD数据通信有限公司诉孙巍等侵犯计算机软件商业秘密纠纷案
案件要旨：当企业员工研究、开发的商业秘密符合三种情形之一的，可认定该商业秘密属于员工的职务技术成果，该商业秘密归企业所有：（1）为履行法人或者其他组织的岗位职责或者承担其交付的其他技术开发任务；（2）离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发；（3）或主要是利用企业的物质技术条件所完成的。
一、案件来源
上海市浦东新区人民法院（1998）浦知初字第12号、上海市第一中级人民法院（2001）沪一中知终字第3号判决书。
二、基本案情
BDX.25智能通信网卡是原告BD公司开发的系列产品，该网卡与BDX．25PRO卡于1994年通过检验中心入网检测。被告孙某原是BD公司工作人员，1996年6月27日、1997年3月20日，BD公司与孙某先后签订两份开发项目立项书，由孙某依次开发BDFrame Relay(帧中继)网卡产品、BDX．25Ⅱ型卡在DOS下的驱动程序，这两份立项书都约定与该项目有关的一切技术权益归BD公司所有，孙某应对开发过程中所涉及的有关BDX．25Ⅱ型卡源程序、技术秘密、资料以及相关技术承担保密义务。为开发上述项目，BD公司提供给孙某摩托罗拉库程序、BD公司开发的MAIN程序、BDX．25智能通信网卡等技术资料。
1997年7月31日，BD公司开出退工通知单，准许孙某辞职。后孙某跳槽到被告SY公司处，参与了SY公司X．25通信网卡的开发、研制工作。BD公司X．25智能通信网卡和SY公司X．25通信网卡都给各自带来利益。
后BD公司以孙某、SY公司侵犯其商业秘密为由，向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。
在诉讼过程中，法院委托上海计算机软件技术开发中心（以下简称“软件中心”）对BD公司和SY公司X.25网卡源程序进行比较鉴定，结论为：BDX.25网卡源程序共128个文件，SY公司X.25网卡源程序共125个文件，这125个文件在BD公司128个文件中都能找到同名文件，其中101个文件内容相同，其它24个文件内容有少量差别。上述125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，二者合计113个文件。剩余12个文件中，有5个文件双方完全相同，另外7个文件内容大部分相同。
三、法院审理
浦东新区法院审理后认为，BDX．25智能通信网卡源程序与SY公司X．25通信网卡相互对应的125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，故这113个文件不符合商业秘密不为公众所知悉这一特征，不构成商业秘密。除上述113个文件以外，另外12个文件是BD公司自行开发的，属于非公知技术，它们具有实用性和经济价值，又经BD公司采取了通过与孙某签订保密条款等措施，因此符合商业秘密的构成要件，应受法律保护。上述12个构成商业秘密的源程序文件与SY公司X．25通信网卡相对应的文件相比，有5个文件完全相同，另外7个文件内容大部分相同，故两者在本质上相同。孙某曾在BD公司处从事网卡的开发工作，其后跳槽到SY公司处，参与相同的X．25通信网卡的开发、研制工作，故可认定孙某对BD公司的商业秘密具有接触条件，又由于孙某和SY公司都无法对其产品中与构成BD公司商业秘密的12个文件中的5个文件完全相同、7个文件大部分相同的事实作出合理、科学的解释，故可以推定孙某违反约定向SY公司披露了BD公司的商业秘密；SY公司应当知道孙某的上述行为，但仍使用经孙某披露的属于BD公司的商业秘密。孙某与SY公司共同构成对BD公司商业秘密的侵犯。据此，法院判决：被告孙某、SY公司停止生产、销售涉及BD公司BDX．25智能通信网卡EDX子目录下12个文件的侵权产品；二被告应于判决生效后一个月内在《计算机世界》等报刊上刊登启示，就各自不正当竞争行为向BD公司赔礼道歉；并于判决生效后十日内共同赔偿BD公司经济损失10万元。
判决后，当事人均不服，向上海市第一中级人民法院提起上诉。
BD公司的上诉理由是：原审法院认定BDX.25智能通信网卡源程序与SY公司X.25通信网卡相互对应的125个文件中，73个文件在互联网上可以免费下载，另外40个文件可以购买，这113个文件不符合商业秘密不为公众所知悉的特征，不构成商业秘密。但是，孙某和SY公司不能有效证明其购买这40个文件的相关事实，也无法证明在本案侵权行为发生时（1997年），其就已从互联网上下载了73个文件；还应判令二被上诉人立即销毁已经生产的侵权产品；原审法院判决孙某和SY公司赔偿10万元，金额明显过少。
孙某、SY公司的上诉理由主要为：BD公司拿不出购买的摩托罗拉库程序的正版软盘和使用授权书，故其是使用侵权软件来开发网卡的，其产品本身是侵权产品，毫无权利可言；BD公司未要求员工离职时归还BDX.25网卡源程序软盘，即包括孙某在内的离职员工都合法地带走这种软盘。因此，BD公司的源程序早已流传在外，不能构成技术秘密等。为此，请求本院撤销原审判决。
二审中，上海市一中院查明：BD公司于1994年11月14日与上海鸿天电子技术公司签订了一份购销合同，向后者订购摩托罗拉68302开发系统及相关软件。后BD公司以此为开发平台研制了BDX.25智能通信网卡系列产品。
本案的二审中当事人争议的焦点有三：
一、BD公司的X.25智能通信网卡源程序是否是BD公司的商业秘密。从软件中心的鉴定报告来看，BD公司主张商业秘密的网卡源程序共有128个文件，在SY公司的硬盘中找到同名文件125个，因此，首先可以确定本案争议的网卡源程序共125个文件。在这125个文件中，BD公司有113个文件来自摩托罗拉库程序文件。虽然BD公司在开发其X.25网卡时对部分摩托罗拉库程序文件作了修改，但是这些修改都是少量的，非实质性的，不足以使BD公司产生新的权利。再者，BD公司也未能证明这113个文件原先是摩托罗拉公司的商业秘密，BD公司通过合法受让后转而成为其商业秘密。因此，BD公司不具备主张这113个文件为其商业秘密的主体资格，原审法院将这113个文件排除在BD公司主张的商业秘密范围之外并无不当。BD公司上诉认为孙某和SY公司无法证明其从境外购置40个文件的事实以及在侵权行为发生时就已从互联网下载了73个文件，鉴于这40个和73个文件构成了前述BD公司不能主张权利的113个文件，故二审中对BD公司的这一上诉理由无需审理。在扣除了这113个文件后，BD公司剩余的12个文件符合商业秘密的构成要件，应认定为BD公司的商业秘密。
二、BD公司未要求员工离职时归还BDX.25网卡源程序软盘是否造成商业秘密的泄露。本案中的商业秘密是计算机软件源程序信息，信息的载体是软盘。故BD公司应当要求员工离职时将载有这些信息的软盘交回，否则一旦软盘流入对公司不负有保密义务的第三人手中，将会造成商业秘密的泄露，但BD公司没有这样做，应该说管理制度上存在着疏漏。但就孙某而言，其曾是BD公司的员工，接触公司的商业秘密，也与公司订有保密协议。因而，虽然BD公司在其离职时没有要求归还软盘，但其在离职后仍应信守与BD公司的保密协议，不得擅自披露、使用BD公司的商业秘密。然而根据鉴定报告显示，与构成BD公司商业秘密的12个源程序文件对应的SY公司的12个文件中，有5个文件双方完全相同，另外7个文件内容大部分相同，足以认定孙某违反了与BD公司保密协议的约定，向SY公司披露了BD公司的商业秘密。SY公司的法定代表人与孙某是直系亲属关系，孙某又实际参与了与BD公司有竞争关系的SYX.25网卡的开发、研制工作，故SY公司应当知道孙某的上述行为，却仍使用由孙某披露的BD公司的商业秘密，因此SY公司与孙某共同构成对BD公司商业秘密的侵害。
三、关于BD公司是否使用侵权软件开发其网卡，以及原审判决孙某、SY公司共同赔偿BD公司人民币10万元是否适当。经查，BD公司为研制其X.25网卡曾于1994年11月向上海鸿天电子技术公司购买摩托罗拉开发系统及相关软件。为此，BD公司提供了购销合同、增值税专用发票，上海鸿天电子技术公司亦出具证明予以佐证。BD公司称由于时隔较长，购买的摩托罗拉库程序的原版软盘和使用授权书已损坏、灭失并非违背常理，故孙某和SY公司仅以BD公司拿不出原版软盘和使用授权书便否定BD公司使用摩托罗拉库程序文件的合法性依据不足，不予采纳。至于经济赔偿问题，原审法院是在根据BD公司的诉讼请求的基础上，综合考虑侵权行为的主观恶意程度、侵权行为的时间、上诉人维护权益所支付的合理费用等因素，酌情确定损失赔偿数额，故该赔偿数额也并无不当之处。另BD公司在原审法院起诉时并未要求判令孙某和SY公司销毁已经生产的侵权产品，故原审判决中没有涉及此项并不是原审法院的漏判。
综上所述，上海市一中院作出了驳回上诉，维持原判的二审判决。
关于商业秘密归企业还是归员工的问题可以参照以上案例解决。
